作者：李永然律師、陳宜鴻律師

《108-08-3760中華水電冷凍空調-工程界必備的法律問題-智慧財產權（115）2019年8月第152期第48頁》

【問題】
「阿美冷氣公司」設立至今已經30年，從公司設立後一直使用「阿美」的品牌於冷氣產品上，但是並未到經濟部智慧財產局辦理商標註冊，阿美冷氣公司的員工阿麗於近日離職後成立「阿麗冷氣公司」，並至經濟部智慧財產局辦理「阿美」商標註冊，於註冊完成後，阿麗冷氣公司發函給阿美冷氣公司表示阿麗冷氣公司才是「阿美」的商標權人，阿美冷氣公司無權再繼續使用「阿美」這一品牌，否則屬侵害商標權的行為，請問阿麗冷氣公司的主張是否於法有據？

【解析】
按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」《商標法》第36條第1 項第3 款定有明文。「善意先使用」的抗辯，是註冊主義的例外，在於衡平註冊保護主義及先使用人間的衝突，善意先使用人基於不知他人已申請商標註冊，於市場有持續使用之事實，即使在他人註冊取得商標權後，善意先使用人的利益，仍應受到保障。

善意先使用原則的適用，必須符合下列要件，即：(1)使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日之前；(2)繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；(3)商標權人可要求先使用人附加適當區別標示。其判斷之時點係以「商標申請日」為準。所謂「善意」，指不知他人已申請商標註冊，且使用時並無造成消費者混淆誤認之不正競爭之意圖（註）。

又《商標法》第36條第1 項第3 款只規定「以原使用的商品或服務為限」，並無限制以原有的「地理區域」或「營業規模」為限，因此，善意先使用人無論係在原址擴充營業面積、或在原地理區域或不同地理區域開設分店，均無侵害商標權可言。

本案中，阿美冷氣公司在「阿美」 商標申請日前30年，即已將「阿美」之品牌使用於「冷氣」的產品上，如果阿美冷氣公司並非出於不正競爭之意圖，且繼續使用而未中斷，應符合善意先使用的要件，縱使阿美冷氣公司於不同區域開設分店使用上開商標，仍應可適用善意先使用原則，阿麗冷氣公司無法主張阿美冷氣公司侵害其商標權，但可以要求阿美冷氣公司附加適當區別標示。對於是否符合善意先使用原則有所爭議時，仍須由法院個案加以認定，所以建議商標使用人仍應申請商標註冊，並定期展延商標權存續期間，以避免訟爭。

註：參見智慧財產法院102 年度刑智上易字第53號判決意旨。