作者：吳任偉律師、朱芳儀律師

《109-02-3825工程界必備的法律問題-智慧財產權（128）109年2月第158期第66頁》

【案例】
小智在知名手機包膜A公司打工，A公司長期在招牌以及相關文宣廣告使用「小企鵝踢皮球」圖樣，但A公司尚未以此圖樣申請商標註冊。未料，小智竟將「小企鵝踢皮球」圖樣私下拿去註冊商標。
請問：A公司對於小智將「小企鵝踢皮球」圖樣拿去註冊商標的行為，法律上有
無救濟途徑可以主張？

【解析】
發生「商標圖樣被仿冒、抄襲而遭搶先註冊」時，如該商標圖樣符合著作權保護要件，著作權人可向侵權人主張《著作權法》的民事損害賠償及刑事法律責任。另外，也可透過《商標法》的「異議」或「評定」機制，向主管機關即經濟部智慧財產局申請撤銷這些仿襲的商標註冊，程序及要件簡扼說明如下：

1.「異議」程序：
原則上「任何人」都可以申請，且必須在商標「註冊公告後3個月內」提出；「評定」程序，則只有「利害關係人」方得為之，且部分事由限於「註冊公告後5年內」提出(「利害關係人」是指在法律上會受商標註冊影響的人)。

2.「異議」及「評定」事由：
如果商標有不具「識別性」、或其他不得註冊之消極要件、或註冊商標經廢止註冊後三年內，原商標權人再行註冊與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務之情事，均為「異議」及「評定」之事由，分別規定在《商標法》第29條第1項各款、同法第30條第1項各款、同法第65條第3項。

3.本案中，小智所申請註冊的「小企鵝踢皮球」商標如果是抄襲仿冒A公司長期使用之圖樣而來，則屬於「基於契約、地緣或業務往來關係，明知商標是別人先使用的，還『仿襲別人商標註冊』」的情形，A公司依法可據此事由、向經濟部智慧財產局申請撤銷其註冊(《商標法》第30條第1項第12款規定)。不過，在「舉證責任」方面，A公司也必須先提出，A公司有先使用「小企鵝踢皮球」商標於相同或近似於同一或類似商品或服務的證明，以及小智有「明知而抄襲」之情事(例如：A公司與小智之間的勞動契約等資料，據以證明小智明知這個商標是A公司先使用之事實)。

4.此外，如果系爭「小企鵝踢皮球」商標已經是一般所共知的「著名商標」，A公司及任何人依法均可據此事由、向經濟部智慧財產局提出異議，申請撤銷其商標之註冊(《商標法》第30條第1項第11款規定)。

5.「異議」及「評定」也有「一事不再理」原則的適用。也就是說，經「異議」確定後的註冊商標(「異議」沒有成功)；或「評定」案件經處分後(「評定」沒有成功)，任何人均不得就同一事實，以同一證據及同一理由，再次就同一商標申請「評定」無效的程序(《商標法》第56條、第61條)。