作者：吳任偉律師、朱芳儀律師

《109-06-3871工程界必備的法律問題-智慧財產權（136）109年6月第162期第52-53頁》

【案例】
工程師小尼在苦苦研發多時後，終於完成一項機械的改良，預計向智慧局申請專利，以保障其權利。小尼雖然希望能順利取得「發明專利」，但又擔心如果申請「發明專利」未通過，可能導致得不到任何專利權保障。
請問：在現行《專利法》制度下，小尼有什麼方法可以保障自己的權利呢？

【解析】

專利權之種類

依《專利法》第2條規定，專利可分為：「發明專利」、「新型專利」、「設計專利」三種，「發明」，指利用自然法則之技術思想之創作；「新型」，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作；「設計」，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。其中，為因應知識經濟時代發展之腳步，加速授予權利之時效，「新型專利」採「形式審查制」，只要申請標的沒有《專利法》第112條所列各款情事之一(註1)，專利專責機關就應該核發「新型專利」，因此「新型專利」的申請較「發明專利」來的容易許多。

專利申請「雙軌制」

因「發明專利」申請所費不貲且曠日廢時，為保障創作人之權益，《專利法》第32條第1項有關專利申請「雙軌制」之規定(註2)，使創作人就其同一創作得同時申請「發明專利」與「新型專利」。因此，本案例中小尼如果擔心其完成的機械改良，創作程度可能無法通過「發明專利」之審查標準，則可同時申請審查標準較低的「新型專利」，來保障自己的權益。

「發明專利」與「新型專利」的接續制

由於《專利法》第32條第1項規定之申請「雙軌制」，創作人就同一創作可能先取得「新型專利」之後又取得「發明專利」，則此時專利專責機關應通知申請人限期選擇是否放棄已取得的「新型專利」，《專利法》第32條第2項規定係採「權利接續制」(註3)，如果申請人選擇放棄「新型專利」，則「新型專利」之效力於「發明專利」公告後消滅。因此本案例中，小尼若已經順利取得「新型專利」，則在「發明專利」核准審定前，專利專責機關應限期通知小尼是否放棄「新型專利」，而小尼如果選擇放棄「新型專利」，則該「新型專利」之效力自「發明專利」公告之日消滅，《專利法》第32條第2項「權利接續制」能有效全面保障小尼的權利。（本文作者均為永然聯合法律事務所高雄所執業律師）。

註1：《專利法》第112條：「新型專利申請案，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予專利之處分：一、新型非屬物品形狀、構造或組合者。二、違反第一百零五條規定者。三、違反第一百二十條準用第二十六條第四項規定之揭露方式者。四、違反第一百二十條準用第三十三條規定者。五、說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項，或其揭露明顯不清楚者。六、修正，明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。」
註2：《專利法》第32條第1項：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。」
註3：《專利法》第32條第2項：「申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。」