《111-01-4047中華水電冷凍空調 工程界必備的法律問題-契約的訂定與運用《19》111年2月第182期》

永然聯合法律事務所  李永然律師 沈曉玫律師

                 

【問題】

    某甲欲將擁有的「A商標」授權予乙空調公司使用，試問乙公司訂立契約時應注意何事項？某甲之後是否還可以將「A商標」再授權以空調公司以外的其他第三人？

【解析】

一、本件某甲既已依我國《商標法》規定註冊取得「A商標」，則依《商標法》第33條規定，某甲自「A商標」註冊公告當日起，取得商標權，商標權期間為10年，而商標權期間得申請延展，每次延展亦為10年。

二、關於商標授權可區分為「專屬授權」、「獨家授權」及「非專屬授權」三種，「專屬授權」：是指商標授權被授權人使用後，在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標，也就是在授權期間商標權人是不得使用該商標，也不得再授權其他人使用該商標，專屬被授權人在授權範圍內，原則上取得相當於商標權人的地位，可以行使註冊商標的專屬使用權及排他權；而「獨家授權」：是指商標授權單一的被授權人使用，但是商標權人的使用權不受影響，在授權期間仍得使用，只是不得再授權其他任何人使用；又「非專屬授權」：是指商標經授權他人使用後，商標權人還可以再授權其他人使用商標，由商標權人保有管理商標權的授權方式 (註)

。

三、再者，依《商標法》第39條第5項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。」、同條第6項規定：「商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。」。是從上開條文反面解釋可知，「非專屬被授權人」在被授權範圍內，並沒有排除商標權人及第三人使用註冊商標的權利，且不得向侵害商標權的人行使權利，是倘若第三人雖有侵害「A商標」的行為，而乙公司只是「非專屬被授權人」時，依法不得向第三人主張權利，只有商標權人某甲可以對第三人主張權利。

四、從而本件某甲欲將擁有的「A商標」授權予乙公司，則乙公司再簽立授權契約前，應除應先向經濟部智慧財產局查詢確認「A商標」的歸屬、有無經撤銷公告等外，應依自身使用「A商標」的需求及強度，決定要與某甲就「A商標」簽立「專屬授權」、「獨家授權」或「非專屬授權」契約，藉以確保自身權益。

五、以上僅將商標權授權的應注意事項分析如上，供讀者參酌運用。

註：經濟部智慧財產局商標主題網之商標授權的種類。