作者： 吳任偉律師、朱芳儀律師

《109-12-3926中華水電冷凍空調109年12月第168期第84-85頁工程界必備的法律問題-智慧財產權147》

【案例】
甲機電公司為發明專利權人，在民國(下同)103年4月 1日將其所有之A 專利專屬授權給乙，但並沒有向專利專責機關為「授權登記」。之後甲機電公司將 A 專利權讓與給丙冷凍空調公司，並在同年7月 1日向專利專責機關完成讓與登記。103年8月 1日，乙以丁侵害其A專利為由，向法院起訴請求丁要負起損害賠償責任。丁則抗辯：乙未經現在登記專利權人，也就是丙冷凍空調公司的授權，而且先前的專利權人甲機電公司的授權部分，也沒有向專利專責機關登記，因此乙不得對其主張專利權侵害之損害賠償。

請問：
丁的抗辯有無理由？
丙冷凍空調公司得否另以其名義，向丁起訴請求侵害A 專利的損害賠償責任？

【解析】

一、專利授權類型與「登記對抗」主義

(一)我國《專利法》的授權類型，可區分為「專屬授權」及「非專屬授權」。專屬授權人之被授權人擁有「排除他人實施權」、「再授權第三人實施」、「訴訟實施權」等權利。而不論專利權人是以「專屬授權」或「非專屬授權」方式授權他人實施專利，依法皆須向專利專責機關辦理「登記」，才會生對抗「第三人」效力。
(二)在本案例中，甲機電公司先將A 專利「專屬授權」給乙，縱使未向專責機關辦理「登記」，依《專利法》第62條第1項規定，因為「授權登記」僅是專利授權的「對抗要件」，並非「生效要件」；也就是說：甲機電公司與乙間就A專利的授權契約效力，並不會因為是否有辦理登記而受到影響；最多僅是被授權人乙因為沒有登記、而不得禁止嗣後從甲機電公司取得A專利之丙冷凍空調公司行使權利而已。因此，丁抗辯甲機電公司的授權並未向專責機關登記，乙因此不得基於專利之授權對其主張專利權侵害之損害賠償，並無理由。

二、「專屬被授權人」與「專利權人」訴訟實施權的競合問題

(一)依《專利法》第96條第1項、第2項規定，發明專利權人在其專利遭侵害時，得主張「排除侵害」、「防止侵害」、「損害賠償」等權利；但依同法第96條第4項規定，「專屬被授權人」在被授權範圍內，也可以用自己名義向侵權人主張前開三項權利。因此，在專利權有「專屬授權」的情形下，發明專利權人得否再以自己名義主張前開權利呢？目前實務上有「肯定說」與「否定說」的不同見解。
(二)本文認為，專利權人為「專屬授權」後，《專利法》並未剝奪專利權人的訴訟實施權能，且「專屬被授權人」取得之權利畢竟與專利權受讓人不同，專利權人既仍保有「專利權」，其基於專利權人之地位本得行使訴訟實施權，且縱使專利權已被「專屬授權」，專利權人仍有受損害之可能。再者，「有無訴權」與「有無損害」是二者不同之概念，故一律否認「專屬授權」之發明專利權人之訴訟實施權，似有不妥。
(三)本案例中，因為丁侵害 A 專利，依《專利法》第96條第4項規定，「專屬被授權人」乙本得以自己的名義，向丁起訴請求侵權行為損害賠償。倘若「專利權人」丙冷凍空調公司也因此同時受有損害，也應賦予「專利權人」丙冷凍空調公司，得以自己名義向丁起訴請求侵權行為損害賠償之權利，始符《憲法》對於人民基本權的權益保障！