作者：李永然律師、沈曉玫律師

《109-11-3920中華水電冷凍空調工程界必備的法律問題-智慧財產權(146)109年11月第167期第86-87頁》

【問題】
甲為製造、生產、販售電器用品的公司，以「C商標」作為其商品標示，近日甲公司將「C商標」專屬授權予乙公司使用，並向經濟部智慧財產局登記在案。某日乙公司參加位於台北市貿中心所舉辦的電器用品展，發現丙公司將印製有「C商標」的仿冒電器用品放在參展的攤位上，但沒有在現場進行銷售，乙公司發現後，甚為震怒，而欲對丙公司提起商標權侵權訴訟，請問乙公司的主張有無理由？

【解析】

一、丙公司將印製有「C商標」之仿冒電器用品放在參展的攤位上已構成商標之使用：
(一)《商標法》第5條第1項規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」、《商標法》第5條第2項規定：「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」。
(二)本案丙公司將印製有「C商標」的各類電器用品放在參展的攤位上，雖然現場沒有銷售行為，但丙公司將印有「C商標」的各類電器用品放在參展攤位上的行為，客觀上顯然具有推廣丙公司所生產商品的行銷目的，而丙公司將印有「C商標」的各類電器用品放在參展攤位上也符合《商標法》第5條第1項第1、2款規定「將商標用於商品或其包裝容器」、「陳列」的法律要件，並足以使到場參觀的消費者認識其為商標，構成商標之使用。

二、甲公司先前已將「C商標」專屬授權予乙公司使用，則乙公司在授權範圍內排得除第三人丙公司使用「C商標」權利，並以自己名義對丙公司提起訴訟：
(一)《商標法》第68條第1款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。」、第 69 條：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。」。
(二)《商標法》第39條第5項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。」、又第39條第6項規定：「商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。」
(三)本案丙公司基於行銷目的，擅自將印有「C商標」的仿冒電器用品放在參展的攤位上，屬於同一商品使用相同於甲公司註冊商標之商標，侵害甲公司的商標權。而因甲公司先前已將「C商標」專屬授權予乙公司使用，並向經濟部智慧財產局登記在案，依《商標法》第39條第5項、第6項規定，所以乙公司在被授權範圍內，得排除商標權人及第三人使用「C商標」，並在專屬授權範圍內得以自己名義行使權利，對丙公司提起訴訟，但如甲公司與乙公司當初的專屬授權契約「另有約定」時，則從其「約定」。