商標權人知悉商標遭他人申請廢止時,應如何主張權利?

商標權人知悉商標遭他人申請廢止時,應如何主張權利?

作者:李永然律師、沈曉玫律師

《109-07-3881工程界必備的法律問題-智慧財產權(138)2020年7月第163期第52頁》

【問題】
甲為製造、生產、販售電器用品之公司,以「A商標」作為其商品之標示,近日乙公司以「A商標」無正當理由迄今未使用已滿3年為理由,向智慧財產局申請廢止「A商標」之註冊,試問甲公司可以做何種主張,而避免「A商標」被廢止?


【解析】
一、我國商標註冊制度是採先申請先註冊為原則,申請註冊商標,不以先有使用事實為條件,惟商標的主要功能在於表彰商品或服務來源,使購買商品的消費者得藉由商標辨識所欲購買的商品或服務,進而作成是否購買的決定;而商標權人也是透過商品或服務,累積商標價值。換句話說,在透過實際使用商標後,才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結,實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能,彰顯商標的價值。


二、我國立法者為避免未於市場上使用的商標可以排除他人商標註冊之不合理現象,明定任何人都得向智慧財產局申請廢止他人商標註冊,此可參《商標法》第63條第1項第2款規定:「商標註冊後有下列情形之一,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者,不在此限。」、又《商標法》第63條第3項規定:「有第一項第二款規定之情形,於申請廢止時該註冊商標已為使用者,除因知悉他人將申請廢止,而於申請廢止前三個月內開始使用者外,不予廢止其註冊。」。


三、本件乙公司以甲公司無正當理由迄今未使用「A商標」已滿3年為理由,向智慧財產局申請廢止「A商標」之註冊,則甲公司應提出自己有使用「A商標」的使用證據,並檢附相關行銷證據資料作為佐證,證明「A商標」有符合一般商業交易習慣真實使用的事實,方能避免其所註冊之「A商標」遭廢止。另外倘甲公司有將「A商標」授權他人使用,且「A商標」的被授權人確有使用「A商標」的情形,則甲公司自己雖未使用「A商標」,依法也不構成廢止事由。

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