取得專利權的授權,務必辦理「登記」!

取得專利權的授權,務必辦理「登記」!

110-03-3950

《中華水電冷凍空調-工程界必備的法律問題-智慧財產權(154)

永然聯合法律事務所 李永然律師

問題:

  A冷凍空調公司為其公司生產營運的需要,有接受B公司之「專利權授權」

的必要,A冷凍空調公司在進行專利權授權時,應注意那些問題?

解析:

  由於「專利權」具有排除他人實施專利發明的效力,他人如果沒有得到「專

利權人」的同意,而有實施專利發明的行為,往往經「專利權人」發現,專利權

人就會透過「訴訟」的方式向加害者主張權利;進而提起侵害專利權的訴訟,請

求禁止加害人的實施行為與「損害賠償」。

因而如果運用到他人的專利權時,務必要事先取得「授權」;進而授權時,究竟要注意到那些事項?

首先應認識專利權授權實施(license),乃指在專利權人與被授權人諦結「授權契約」之後,對被授權人不主張「排他權」,故實務上也有稱為「許諾銷售」或「許諾製造」,也就是允許締約之被授權人可以為銷售或製造的行為(註1)。

其次應瞭解授權有「專屬授權」與「非專屬授權」之分,如屬前者時,則專利權人在授予被授權人權利的範圍內,不得再授權「第三人」。

再者,進行專利授權,應注意「授權標的」,包括確認授權標的之完整性、授權標的之開發完成否、授權人是否確實就授權標的擁有權利、授權的地域限制(註2)、是否尚有其他相關的權利要一併授權(註3)。

最後還應注意專利權授權,應辦理「登記」。按《專利權法》第59條規定:「發明專利權人以其發明專利權……授權他人實施…,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人」;由前述規定,可知「登記」具有「對抗第三人的效力」。例如:B公司將其專利權授權A公司實施,如果出現C公司有侵害的行為,A公司不得向C公司主張權利;但A公司與B公司間的授權仍有法律效力。最高法院曾於96年台上字第1658號判決判示:「…於第三人侵害其專利權時,若未經登記,則專利受讓人不得對侵害者主張權利;但在當事人間,由於登記並非契約之生效要件,因此,當事人間之讓與仍發生效力,對於當事人仍有拘束力…」(註4);在專利權授權的「登記」與專利權讓與的「登記」,同樣僅具有對抗第三人的效力。

以上說明,供A冷凍空調公司於取得專利權之授權的參考。

註1、劉國讚著:專利法之理論與實用,頁398,2017年8月四版第1刷,元照出版有限公司出版。

註2、專利權採「屬地主義」,因而須注意授權的地域範圍。

註3、許舜亮著:智慧財產權授權理論與實務,頁140~193,2012年1月初版第1刷,五南圖書出版股份有限公司出版。

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