何謂商標使用?專屬被授權人是否得對侵權人主張侵害商標權?

何謂商標使用?專屬被授權人是否得對侵權人主張侵害商標權?

作者:李永然律師、沈曉玫律師

《109-11-3920中華水電冷凍空調工程界必備的法律問題-智慧財產權(146)109年11月第167期第86-87頁》

【問題】
甲為製造、生產、販售電器用品的公司,以「C商標」作為其商品標示,近日甲公司將「C商標」專屬授權予乙公司使用,並向經濟部智慧財產局登記在案。某日乙公司參加位於台北市貿中心所舉辦的電器用品展,發現丙公司將印製有「C商標」的仿冒電器用品放在參展的攤位上,但沒有在現場進行銷售,乙公司發現後,甚為震怒,而欲對丙公司提起商標權侵權訴訟,請問乙公司的主張有無理由?

【解析】

一、丙公司將印製有「C商標」之仿冒電器用品放在參展的攤位上已構成商標之使用:
(一)《商標法》第5條第1項規定:「商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」、《商標法》第5條第2項規定:「前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同。」。
(二)本案丙公司將印製有「C商標」的各類電器用品放在參展的攤位上,雖然現場沒有銷售行為,但丙公司將印有「C商標」的各類電器用品放在參展攤位上的行為,客觀上顯然具有推廣丙公司所生產商品的行銷目的,而丙公司將印有「C商標」的各類電器用品放在參展攤位上也符合《商標法》第5條第1項第1、2款規定「將商標用於商品或其包裝容器」、「陳列」的法律要件,並足以使到場參觀的消費者認識其為商標,構成商標之使用。

二、甲公司先前已將「C商標」專屬授權予乙公司使用,則乙公司在授權範圍內排得除第三人丙公司使用「C商標」權利,並以自己名義對丙公司提起訴訟:
(一)《商標法》第68條第1款規定:「未經商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,為侵害商標權:一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標者。」、第 69 條:「商標權人對於侵害其商標權者,得請求除去之;有侵害之虞者,得請求防止之。」。
(二)《商標法》第39條第5項規定:「專屬被授權人在被授權範圍內,排除商標權人及第三人使用註冊商標。」、又第39條第6項規定:「商標權受侵害時,於專屬授權範圍內,專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者,從其約定。」
(三)本案丙公司基於行銷目的,擅自將印有「C商標」的仿冒電器用品放在參展的攤位上,屬於同一商品使用相同於甲公司註冊商標之商標,侵害甲公司的商標權。而因甲公司先前已將「C商標」專屬授權予乙公司使用,並向經濟部智慧財產局登記在案,依《商標法》第39條第5項、第6項規定,所以乙公司在被授權範圍內,得排除商標權人及第三人使用「C商標」,並在專屬授權範圍內得以自己名義行使權利,對丙公司提起訴訟,但如甲公司與乙公司當初的專屬授權契約「另有約定」時,則從其「約定」。

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