何謂《商標法》上「使用」的概念?

何謂《商標法》上「使用」的概念?

《110-04-3957工程界必備的法律問題-智慧財產權》

文◎永然聯合法律事務所高雄所 吳任偉律師、朱芳儀律師

【案例】

    張小鮭主張A公司所註冊指定使用於「冷藏櫃」商品的文字商標「吉冷」,無正當事由未使用至今已滿 3 年,違反《商標法》第 63 條第 1 項第 2 款規定,應予廢止該註冊商標。A 公司於是提出109年間在百貨公司週年慶時作為滿額贈品印有「吉冷」商標之迷你冷藏箱,主張有商標之使用。

請問:張小鮭以「吉冷」迷你冷藏箱屬於「贈品」,主張「吉冷」商標仍屬「未使用」,依法應予廢止該商標。其主張是否有理?

【案例解析】

  本案中,「吉冷」商標註冊指定使用於「冷藏櫃」商品,依《商標法》第5條規定,A公司應有足以使相關消費者認識「吉冷」商標的行銷行為,才符合商標「維權使用」要件。但是,本案A公司贈送「吉冷」迷你冷藏箱是否屬於「維權使用」?依近期實務見解,由A公司藉由優惠促銷的方式,贈送標示有「吉冷」商標與「迷你冷藏箱」結合的贈品,已經達到商標指示商品來源的功能,足以使消費者透過「迷你冷藏箱」認識系爭「吉冷」商標,應已符合《商標法》上之商標的「維權使用」,因此張小鮭主張應廢止「吉冷」商標的註冊,依法應屬無理由。

【法律概念說明】

 ◎商標「使用」類型

    商標的使用可區分為「維權使用」與「侵權使用」。「維權使用」,是指商標權人為維持其權利所為的使用;而「侵權使用」,則是指第三人侵害商標權所為的使用。二者均涉及商標「使用」,但其概念與認定則未必相同。

 ◎商標「維權使用」

   商標註冊後,商標權人即取得積極的使用權,但如果商標權人不積極使用其註冊的商標,不僅不能累積商譽,也會喪失保護商標之目的,更進而阻礙他人進入競爭市場,因此,商標「維權使用」是指「真正之使用」,亦即商標權人如並未實際使用商標在商品上,而只是在廣告、目錄上使用此商標,應該被認為並無使用行為,此時,未被「真正使用」之商標就有被依《商標法》第63條第1項第2款(註1)廢止註冊的可能。此種為維持商標權能持續受保護之使用,即為「維權使用」。

 ◎商標「侵權使用」

   「侵權使用」是指第三人侵害商標權所為之使用,其所側重者主要在於該使用行為是否有引起消費者混淆誤認之虞,因為涉及商標權的排他效力,故「侵權使用」的範圍認定應較「維權使用」為寬鬆,此所稱的使用即不以「真正使用」為必要,因為他人雖然未實際使用在商品或服務上,但經由在媒體廣告、說明書、目錄上或網頁上使用商標,有引起消費者混淆誤認之虞,或是減損著名商標的識別性或信譽,基於維持交易秩序與保護消費者的必要,仍然有禁止的必要。

印有商標贈品是否屬於「維權使用」?

  《商標法》第5條(註2)規定,商標使用限於「行銷之目的」。依早期實務見解,所謂的「行銷之目的」侷限於「有償行為」,不包括「無償行為」。因此,贈品通常不會被認定為商標使用。然而,近期實務上則開始認為,如商標與商品相結合,足使消費者認識系爭商標,且藉由優惠促銷之商業交易過程,贈送標示有商標的贈品,傳遞行銷於市場的商業訊息,達到商標指示商品來源的功能,使消費者透過贈品認識系爭商標,即已符合《商標法》第5條所稱之「商標使用」(註3),而不應廢止系爭商標的註冊,足見近期實務上就特定條件的贈品,於具體個案已逐漸被肯認為屬於商標「維權使用」。

【註解】

註1:《商標法》第63條第1項第2款:「商標註冊後有下列情形之一,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者,不在此限。」

註2:《商標法》第5條:「商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同。」

註3:智慧財產法院103年行商訴字第140號判決。

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